¿Te gustaría saber si tu marca puede ser denegada?
Imagen de Justus Menke en Unplash
El proceso de registrar una marca no tiene mucho misterio; pero puede llegar a convertirse en un desafío.
No necesitas intermediario o profesionales del derecho. La mayoría de oficinas en el mundo disponen de portales online con interfaces muy intuitivas para presentar la solicitud de registro en pocos pasos y a menor costo.
Que ese nombre o signo (aspirante a marca registrada) logre cumplir con los requisitos legales, elegir la clasificación NIZA más adecuada para el servicio o productos, evitar oposiciones de terceros con mejor derecho durante el trámite de registro y que NO sea denegada, es lo aconsejable revisar antes de solicitar registro.
En este orden, tienes dos formas de ir a por tu marca registrada.
La primera, aventurarte a solicitar el registro sin un análisis previo de su potencial viabilidad de registro. Puede que te suene la flauta y logres al cabo de una año pasar intacto…como puede que no.
La segunda manera es realizar un estudio previo de marca apoyándote en una persona especializada en la materia que te ayude a concebir una marca estratégica y a mitigar los riesgos de rechazo del registro.
Reconocer que nuestro signo (candidato a marca registrada) puede que no nos convenga y que estamos dispuestos a rediseñarla o replantearla, es un asunto estratégico de negocio y nada personal.
Además, ten en cuenta que las tasas de solicitud de registro NO son reembolsables ante una eventual denegación de registro, como tampoco será posible reponer el tiempo y energía que pusiste en su creación y desarrollo (diseño, publicidad, comercialización, etc).
Recordemos algunos puntos clave: ¿Qué es y para qué sirve una marca?
La marca registrada es una forma de la propiedad intelectual en específico de la propiedad industrial, la única con posibilidad de tener protección legal indefinidamente y convertirse en el activo más significativo de un negocio.
Ya que si bien la duración de este amparo es por 10 años, este periodo puede renovarse cada 10 años previo pago de tasas y además tiene el potencial de diversificarse y derivarse estratégicamente hasta conformar una cartera de marcas.
Como titular de una marca registrada adquieres el derecho exclusivo a explotarla económicamente durante el plazo de protección y en el territorio donde la registraste.
Esto implica el derecho de impedir que sea utilizada para fines comerciales sin tu permiso, obtener el pago de indemnizaciones y en algunos casos solicitar la destrucción de mercancías cuerpo del delito o infracción a la propiedad industrial.
Una marca es un signo, palabra o forma que tenga capacidad de identificar y distinguir un producto o servicio en el mercado.
Marca comercial, marca registrada, marca colectiva, marca de garantía, marca certificada, marca geográfica, marca país y marca personal, todas persiguen el mismo objetivo general: identificar y diferenciar.
Pero no todas son aptas para registrarse y en consecuencia para tener oportunidad de convertirse en un activo patrimonial intangible respaldado con un título de propiedad industrial.
En muchas ocasiones de esto no te enteras hasta que otra persona te dice que no la puedes usar porque tiene un mejor derecho o durante el trámite de registro resultan oposiciones y la negación de registro.
Por tanto, constituyen marca aquellos signos que sean aptos para convertirse en marca, ya sea por si mismos o en combinación entre ellos (palabras, imágenes, gráficos, figuras, símbolos, cifras, letras, formas, colores, patrones, etc.).
Esto ha dado lugar a diversidad de tipos de marca: denominativa, figurativa o gráfica, olfativa, mixta, tridimensional, acústica y conforme evolucione la tecnología cualquier formato que permita hacer ese signo perceptible por los sentidos.
Ejemplos, el sonido de NETFLIX, el de las peli Metro Golden Mayer. El empaque de los chocolates Toblerone. El olor a vainilla dulce con cereza y masa de trigo salada de la plastilina Play-Doh, entre otros.
Ahora, que te concedan el registro en un país no significa que te lo concedan en otro.
Recientemente en Japón se ha denegado el registro de la suela de color rojo de los zapatos (marca de posición del color en calzado) Louis Vuitton. Esta misma firma intentó registra su submarca «Zephyr» en Colombia; pero allá por el 2019, fue denegada en el alto tribunal (Consejo de Estado) por riesgo de confusión con una reconocida marca colombiana de tejidos «Zephir».
Cierto es que lo elemental es que el signo elegido como marca sirva para poder distinguir productos o servicios en el mercado, para que los consumidores o usuarios puedan identificar de quién provienen los mismos.
Insisto en la importancia crear la marca y cuanto más pronto mejor en la entrada titulada Marca y desmarca; pero todo ello no supone automáticamente que cualquier signo valga para convertirse en una marca registrada.
El estudio de viabilidad de registro tu marca: ¿Qué es y para qué sirve?
Antes de bautizar tu negocio, producto, servicio, empresa o emprendimiento, es muy importante ser consciente de la forma y el nombre que le darás a la marca.
Desde la perspectiva branding, este ejercicio denominativo se conoce como naming, el proceso creativo de dar con el nombre que te ayude a trabajar posicionamiento, valores y propuesta de valor.
Desde el diseño gráfico, el signo operará como un sustitutivo simbólico de tu negocio, producto, servicio, mediará entre la proyección de valores y las percepciones del mercado dando paso a la construcción de una imagen.
Un estudio de marca desde la perspectiva de la propiedad intelectual es un recurso para valorar el potencial y riesgo que puede tener la candidata a marca registrada a la luz del derecho de marca del territorio donde aspiras protegerla.
Las principales causas por las cuales podrían negar el registro de tu marca en la oficina o autoridad competente podrían resumirse en dos:
- Por falta de distintividad
- Por incurrir en prohibiciones legales, que pueden ser absolutas ó relativas, y que pueden ser subsanables o no, según la legislación aplicable y el caso particular.
La falta de distintividad de una marca se refiere a la falta de capacidad diferenciadora, el carácter distintivo o ausencia de singularidad de la marca que se pretende registrar.
Las prohibiciones absolutas se relacionan con intereses públicos o generales y no necesitan contrastes, surgen del signo en sí mismo.
Las prohibiciones relativas corresponde a intereses particulares o privados y se evidencian en contraste con derechos de anteriores de terceros.
No significa esto que al crear una marca se requiera de un elemento denominativo o gráfico único o rebuscado para intentar resaltar entre los demás. Ni que tenga más o menos líneas que una cebra. Con que sea original, simple y no tenga connotaciones negativas o desagradables ya tenemos un buen marco.
Imagen de Tyrone Porter en Pixabay
Tratándose de idear marcas, es sensato aplicar desde su creación algo de sabiduría popular: “ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”. Algo que puede facilitarnos un prudente análisis y pensamiento crítico en perspectiva de propiedad intelectual y de branding.
Ni diseños ni nombres ni palabras ni formas tan rimbombantes o complejas que en lugar de atraer, repelen cualquier memoria; pero tampoco tan obvias como para ser meramente descriptivas, sin capacidad distintiva o ingenuamente pretenciosas.
Como para hacernos una idea, estos son algunos ejemplos de marcas denegadas en España:
“A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE” para un gabinete de psicología,
“AUTÉNTICOS” para alimentos,
“TRANSPERSONAL” para servicios de educación, formación, y esparcimiento,
“INVESTORWORLD” para seguros y negocios financieros,
“ELECTRÓNICA” para catálogos elementos electrónicos dirigidos a profesionales de la electrónica, etc, “ÍCARO” para aeromodelismo,
“BABYPARK” para guardería.
De tal modo que el objetivo de un estudio de marca es valorar el potencial de oportunidad que tiene ese nombre, signo o forma para adquirir el título de marca registrada.
Analizar su aptitud y cuestionarnos frente a las prohibiciones absolutas o relativas que podrían frustrar su registro.
Comparar con otras marcas anteriores para detectar posibles similitudes y riesgos de confusión.
Según sea la complejidad de la estructura gráfica también es recomendable incorporar al análisis una dimensión conceptual al momento de comparar marcas gráficas con marcas denominativas o mixtas.
Al contrastar es conveniente tomar en cuenta pautas de predominancia del elemento gráfico o el denominativo, y analizar si evoca una significación inequívoca, directa sobre otra marca anterior, fuerte o notoria que pueda generar riesgo de confusión.
Por fortuna, gracias a las formaciones y la divulgación sobre propiedad intelectual dirigidas a público general, profesionales y personas emprendedoras, son más conscientes de evitar registrar un nombre que ya esté usando otro negocio o que pueda afectar un derecho ajeno.
La posibilidad de buscar en las bases de datos de marcas nos facilita un primer filtro básico para evitar caer en signo similar o idéntico a otro en la misma clase NIZA.
Sin embargo, no es suficiente ya que son varias las causas por las que puede ser denegado el registro de una marca.
Más ejemplos relacionados con la prohibición de registrar signos descriptivos:
No podrán ser constitutivos de marca registrada los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
Veamos uno por algunos ejemplos de marcas cuyo registro fue denegado por esta causal:
- Especie: “FINCAS y FINANZAS” para servicios financieros e inmobiliarios, “INICIATIVAS DE MERCADOS INTERACTIVOS” para servicios de telecomunicaciones, “CIUDAD DEL OCIO” para servicios de ocio y actividades de esparcimiento.
- Calidad: “EXTRA” para servicios de distribución, “SUPERIOR” para ropa, “SUPERIOR” para cervezas, “DE LUJO” para clases 38 y 41, “NAVEGANDO SOMOS LOS MAS RÁPIDOS” para servicios publicidad por Internet, “PESCA FRESCA”.
- Cantidad: “MUCHO MUEBLE” para muebles,“GRANDE” para frutas, “MINI TIENDA” para productos clase 37.
- El destino: “EMBELLECE TUS PEINADOS” para juguetes, “A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE” para servicios de un gabinete psicológico.
- El valor: “EL AUTÉNTICO” para azafrán y condimentos, “LA TIENDA DEL EURO” para un comercio de distribución y almacenaje.
- La procedencia geográfica: Siempre que el consumidor identifique que el nombre de ese lugar geográfico es arbitrario y fantasioso, y no entre en colisión con excepciones aplicables a las marcas de garantía o colectivas, las denominaciones especiales como la Denominación de Origen Protegido (DO/IGP), no esta prohibido el uso en sí del nombre de una ciudad por ejemplo: Bolígrafos Turruncún.
- Época de obtención el producto o de la prestación del servicio: “RECIEN SALIDO DEL HORNO A TODA HORA” para panaderia, “24 HORAS” para servicios financieros, “Vendimia 2023” para vinos.
Tampoco pueden registrarse signos que se compongan exclusivamente de expresiones habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Ejemplo: “Litrona” para un envase de botella , “Broker” para intermediación financiera.
Estas prohibiciones no sólo son para marcas denominativas (conformadas sólo por palabra, sin gráfico), también puede afectar a gráficas, mixtas o tridimensionales, y no podemos descuidar el público al que se dirige: profesionales o público en general, ni la legislación del país donde se aspire proteger/comercializar.
También están prohibidos los constituidos por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
Las groserías o expresiones vulgares, también se encuentran en el ámbito de las prohibiciones, en cuanto se refiere a signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Ejemplo: “La Mafia se sienta a la mesa” para restaurantes, “Boss of mafia” para video juegos y apuestas”, “mafiamanía” para ropas y complementos, que han sido negadas por la EUIPO.
Los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas nacionales, locales no se escapan a las prohibiciones, por tanto no se valen.
Y además de estas causales que pueden ser comunes en diferentes países, existen otras más específicas como las de la Comunidad Andina de Naciones, que deberás tener en cuenta si se pretende registrar la marca en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Puntualmente, en estos países no podrán registrarse como marcas aquellos signos consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
En síntesis, NO podrán registrarse como marca los signos que no sean aptos para diferenciar productos, carezcan de carácter distintivo y/o que incurran en prohibiciones legales en materia de marca de país donde pretendas protegerla.
El camino de una concepción consciente y estudiada del signo que deseas convertir en un marca registrada te ayudará a llevarlo a buen puerto de registro o a desvirtuar un reproche por mala fe.
Las cuestiones y reflexiones provocadas en el contexto de un estudio previo de marca o en la de una análisis estilo matriz DAFO (como por ejemplo la sugerida en unas de mis primeras colaboraciones en Visionarias®), te ayudarán a optimizar los recursos y prevenir riesgos jurídicos en su registro y uso en el mercado.
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“La audacia no es la ausencia del miedo. Es el dominio del miedo. Se trata de levantarse cada vez que nos caemos.” Arianna Huffington
Fuentes:
Ley 17/2001 de Marcas (España).
Decisión CAN 486 Régimen de Propiedad Industrial.
Nota: La mayoría de ejemplos citados ha sido tomados de los casos denegados la OEPM y en la EUIPO. Otros son de cosecha propia de mi imaginación.
